La protection des entreprises et des consommateurs contre la copie non-autorisée de produits est un enjeu actuel majeur.
La contrefaçon touche tous les secteurs économiques et est destructrice d’investissements, de profits et d’emplois. La recherche de solutions efficaces contre la contrefaçon est indispensable. Les solutions anti-contrefaçon innovantes développées par la société Olnica permettent de reconnaître immédiatement un produit authentique d’un autre produit. 

Le Code de la propriété intellectuelle offre des solutions dans la lutte contre la contrefaçon des produits sur lesquels une entreprise peut revendiquer un droit de propriété intellectuelle brevet, marque, dessin et modèle ou droit d’auteur. Des actions existent également pour la protection des produits bénéficiant d’une protection par les indications géographiques ou appellations d’origine (AO, AOP, AOC, IGP), topographies, obtentions végétales.

Ces solutions juridiques peuvent être rendues plus efficaces à l’aide d’outils technologiques d’identification des produits.

Par exemple, les solutions anti-contrefaçon proposées par la société Olnica permettent une reconnaissance rapide de produits authentiques par le marquage du produit à l’aide d’un code unique et le contrôle de ce code en laboratoire comme un ADN. A contrario, peut-être défini avec certitude comme non-authentique tout produit qui n’aurait pas été marqué.

Ce procédé permet de reconnaître immédiatement un produit authentique d’un autre produit, quand bien même les deux produits seraient visuellement identiques et seraient très difficilement différenciables.

On peut appliquer le procédé sur les produits eux-mêmes, une étiquette du produit, un bouchon, sur leur emballage primaire ou secondaire. Le système de contrôle permettra de vérifier si les produits ont été marqués ou non. On supposera que 100% des produits authentiques sont marqués, tous les autres étant des contrefaçons.

Le nombre de combinaisons possibles permet non-seulement d’affecter un code par entreprise, mais un code par produit et par pays compte tenu du nombre de combinaisons.

Le procédé permet également de marquer les matières premières utilisées dans la fabrication d’un produit, améliorant ainsi la traçabilité et la qualité du produit final.

L’utilisation des procédés comme ceux d’OLNICA combinées avec l’arsenal juridique permettent d’améliorer la lutte contre la contrefaçon, la traçabilité des produits et la lutte contre les malfaçons.

1. Contrôle préalable des produits avant leur vente sur le marché – retenue douanière

Le Code de la propriété intellectuelle permet à une entreprise de faire surveiller ses produits avant leur entrée sur le territoire par les douanes. Cette mesure de retenue douanière peut être mise en action par un fabriquant ou le titulaire d’une marque, d’un brevet ou d’un droit d’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle (droits d’auteur – articles L.335-10 du CPI, brevets L.614-32 du CPI, marques – L716-8 du CPI, appellations d’origine) et le Règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013, permettent de saisir les marchandises en douane pour un contrôle ou échantillonnage.

On rappellera à ce titre que le code de la propriété intellectuelle incrimine le fait d’« importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises » contrefaisantes.

Le fabricant, titulaire des droits, ou le licencié d’un droit peut obtenir une mesure de surveillance de ses produits par la douane susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. La surveillance pourra – si le titulaire des droits le demande – aboutir à une retenue des marchandises, et mettre en œuvre une saisie et éventuellement détruire des marchandises.

La douane peut dans le cadre de la retenue prélever des échantillons. Ces échantillons pourront ainsi être transmis au titulaire d’un droit (marque, dessin ou modèle, indication géographique ou droit d’auteur) et soumis au test en laboratoire pour déterminer si les produits sont ou non authentiques avec le procédé d’authentification proposé par OLNICA le cas échéant.

L’identification des marchandises saisies permet d’entamer les actions en responsabilité contre les contrefacteurs dans le cas de contrefaçons, et une mesure de destruction des produits, le titulaire étant à 100% sûr du caractère contrefaisant des produits.

Le procédé d’authentification permettra en outre – en cas de produit authentique – de permettre de retrouver l’origine du produit puisque le fabriquant peut avoir un nombre important de code et définir par exemple un code par pays.

Cette identification peut s’avérer très utile dans le cadre de réseaux de distribution exclusive et d’une violation d’un secteur exclusif.

2. Identification efficace des contrefaçons en circulation – action en contrefaçon

Le procédé de marquage pourra également permettre l’identification des produits contrefaisant circulant sur le marché et de fonder (i) une mesure de saisie-contrefaçon puisqu’il suffira alors de démontrer que la copie non-autorisée n’a pas été marquée par le procédé de marquage pour fonder la demande de saisie auprès du juge, et (ii) la poursuite et la réparation de la violation du droit de propriété intellectuelle par une action en contrefaçon.

Le Code de la propriété intellectuelle énonce que « la juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée » (Dessins et modèles CPI, art. L. 521-4-1, brevets L. 615-5-1-1, obtentions végétales L. 623-27-1-1, marques L. 716-7-1 A, indications géographiques L. 722-4-1).

La preuve de la contrefaçon (ou du soupçon de contrefaçon dans le cas d’une demande de saisie contrefaçon) en l’absence de marquage du produit non-autorisé est ainsi facilitée. Bien entendu, il conviendra d’identifier préalablement le droit de propriété intellectuelle auquel il a été porté atteinte.

La saisie, outre de saisir par voie d’huissier la preuve de la contrefaçon, permettra également de saisir les éléments qui serviront de base d’évaluation du préjudice (comptabilité).

L’utilisation combinée des mesures juridiques existantes avec les innovations technologiques de marquage tels que celles développées par OLNICA doit permettre de rendre plus efficace les mesures de lutte contre la copie non-autorisée des produits de l’entreprises.

L’auteur : Pierre-Lucas THIRION

Pierre-Lucas THIRION est avocat associé au sein du département propriété intellectuelle du cabinet LEXT présent à Paris, Rennes/Vannes et Le Mans. Le cabinet LEXT intervient en droit des affaires et en particulier dans la protection des droits de propriété intellectuelle de ses clients, et compte 3 associés et 4 collaborateurs au sein du département propriété intellectuelle.

Le cabinet LEXT a reçu en 2015 le trophée d’argent en propriété intellectuelle au Palmarès des avocats d’affaires organisé par le monde du droit, et en 2017, le trophée bronze dans cette même catégorie et a été primé comme cabinet espoir de l’année.

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